Продажа товарного знака и предоставление лицензии имеют разные правовые последствия. При отчуждении исключительное право переходит новому правообладателю, а прежний владелец его утрачивает. По лицензии правообладатель сохраняет актив и разрешает использовать обозначение в согласованных пределах.
В обоих случаях недостаточно подписать документ и провести оплату: распоряжение исключительным правом на зарегистрированный товарный знак подлежит государственной регистрации. Общие сведения о составе охраны и видах обозначений приведены в материале «Товарный знак: основы и виды».
Отчуждение, лицензия и другие способы передачи прав
Выбор конструкции зависит от цели сделки: окончательно продать актив, разрешить его использование партнеру либо передать права только в отношении части товаров и услуг.
| Модель | Что получает другая сторона | Кто остается правообладателем |
|---|---|---|
| Отчуждение исключительного права | Исключительное право полностью — для всех либо части товаров и услуг, в отношении которых знак зарегистрирован | Приобретатель |
| Исключительная лицензия | Право использования в установленных договором пределах без выдачи аналогичных лицензий другим лицам в этих пределах | Лицензиар |
| Простая, или неисключительная, лицензия | Право использования; лицензиар может выдавать аналогичные разрешения другим лицам | Лицензиар |
| Сублицензия | Производное право использования в пределах основной лицензии | Первоначальный правообладатель; сублицензию выдает лицензиат с письменного согласия лицензиара |
Выражения «переуступка права на товарный знак» и «продажа товарного знака» распространены в деловом обороте, но юридически корректная конструкция — отчуждение исключительного права на товарный знак по договору. Она регулируется статьями 1234 и 1488 ГК РФ. Лицензирование регулируется статьями 1235, 1236 и 1489 ГК РФ.
Товарный знак следует отделять от других результатов интеллектуальной деятельности. Патенты, программы, дизайн упаковки, фотографии и тексты могут принадлежать иным лицам и передаются самостоятельно. Подробнее о патентных правах — в статье «Патент: определение и правообладатель».
Можно ли продать товарный знак физическому лицу или другой компании
Исключительное право можно передать другому юридическому лицу или гражданину. Поэтому ответ на вопросы, можно ли продать товарный знак физическому лицу и можно ли продать товарный знак другому юридическому лицу, в общем случае положительный. Статус индивидуального предпринимателя для владения товарным знаком сам по себе не обязателен.
Однако до сделки необходимо проверить специальные ограничения:
- отчуждение не допускается, если оно может стать причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя или места производства;
- право на коллективный знак нельзя отчуждать или предоставлять по лицензионному договору;
- передать можно только существующее право в пределах зарегистрированного перечня товаров и услуг;
- наличие залога, судебного спора, обеспечительных мер или ранее выданных лицензий может повлиять на сделку;
- если обозначение используется вместе с доменом, фирменным стилем, упаковкой или объектами авторского права, их передача оформляется отдельно.
Для заявки, по которой знак еще не зарегистрирован, применяется изменение сведений о заявителе, а не отчуждение исключительного права на уже зарегистрированный товарный знак. Эти процедуры нельзя подменять друг другом.
Что включить в договор отчуждения и лицензионное соглашение
Договор об отчуждении исключительного права
В договоре необходимо однозначно определить объект: указать обозначение, номер государственной регистрации и объем передаваемого права. Если передача права на товарный знак касается только части товаров или услуг, соответствующие позиции нужно перечислить без двусмысленности.
Для возмездной сделки согласовывают цену либо порядок ее определения. Если условие о вознаграждении в возмездном договоре отсутствует, общие правила определения цены не применяются. Безвозмездное отчуждение исключительного права между коммерческими организациями не допускается, если ГК РФ не предусматривает иное.
Практически значимы также следующие положения:
- момент и порядок оплаты;
- обязанности сторон по подаче документов в Роспатент;
- распределение расходов на регистрацию;
- заверения об отсутствии нераскрытых обременений и споров;
- порядок передачи брендбука, исходных файлов, доменов и сопутствующих материалов;
- последствия отказа или запроса Роспатента, а также обязанности по устранению замечаний.
Лицензионный договор на использование товарного знака
Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен идентифицировать знак и содержать перечень товаров, в отношении которых разрешено использование. Кроме того, стороны определяют:
- вид лицензии — исключительная или простая;
- разрешенные способы использования обозначения;
- территорию действия лицензии;
- срок, который не может превышать срок действия исключительного права;
- размер вознаграждения или порядок его определения, если договор возмездный;
- правила предоставления отчетности и контроля использования;
- условия выдачи сублицензий;
- требования к качеству товаров.
Если территория не определена, по общему правилу использование допускается на всей территории России. При отсутствии условия о сроке лицензионный договор считается заключенным на пять лет, но не дольше срока действия исключительного права.
Качество товаров лицензиата должно быть не ниже качества товаров лицензиара, а лицензиар вправе контролировать соблюдение этого требования. Закон также предусматривает субсидиарную ответственность лицензиара по требованиям, предъявляемым к лицензиату как к изготовителю товаров. Поэтому лицензионное соглашение на товарный знак должно содержать рабочий механизм контроля, а не декларативную формулировку.
Проверка сделки и регистрация в Роспатенте
До того как продать товарный знак другой фирме или выдать лицензию, целесообразно провести правовую проверку объекта и контрагента. Она обычно включает:
- Проверку записи в государственном реестре: правообладателя, срока действия регистрации, перечня товаров и услуг, ограничений и обременений.
- Проверку полномочий подписанта и корпоративных одобрений, если они необходимы.
- Анализ действующих лицензий, договоров залога, судебных дел и претензий.
- Оценку риска введения потребителя в заблуждение при отчуждении.
- Сопоставление договора с фактической моделью использования бренда.
- Проверку сопутствующих активов: доменов, аккаунтов, макетов, программ, дизайна и коммерческой документации.
Юридически регистрируется не сам лицензионный договор, а предоставление права использования товарного знака. При отчуждении регистрируется переход исключительного права. Однако на практике эти процедуры часто называют «регистрация лицензионного договора на товарный знак» и «регистрация договора отчуждения».
Для обращения используется заявление о государственной регистрации предоставления права использования либо перехода исключительного права. В зависимости от способа подачи и состава заявителей к нему прилагают предусмотренный Роспатентом документ: договор, выписку из него, подписанное сторонами заявление или иной допустимый комплект, а также доверенность представителя при необходимости. Конкретный состав следует определять по актуальным формам и требованиям ведомства.
Если обязательная государственная регистрация не проведена, предоставление или переход права считается несостоявшимся. Поэтому использовать знак только на основании подписанного лицензионного договора до внесения сведений в реестр рискованно.
Размеры пошлин, порядок подачи, формы заявлений и сроки рассмотрения могут меняться. Уточняйте актуальные условия на официальном сайте Роспатента. Перед оплатой необходимо проверить действующие реквизиты, основание платежа и правила расчета пошлины.
Налоги, учет и типичные ошибки сторон
До подписания договора необходимо определить налоговые и бухгалтерские последствия. Они зависят от статуса сторон, применяемой системы налогообложения, возмездности сделки, порядка платежей и характеристик нематериального актива. Передача права гражданином также может формировать облагаемый доход.
Актуальные разъяснения и правила следует проверять на официальном сайте ФНС России. Договорные формулировки о цене, налогах и удержаниях желательно согласовать с бухгалтером или налоговым консультантом до подачи документов в Роспатент.
На практике проблемы чаще всего возникают из-за следующих ошибок:
- в договоре указан бренд или логотип, но отсутствует номер регистрации;
- перечень товаров по договору не соответствует реестру;
- стороны смешивают отчуждение и исключительную лицензию;
- не определены цена или порядок расчета вознаграждения;
- лицензиат получает формально широкое разрешение без конкретных способов использования;
- не урегулированы контроль качества и ответственность за нарушения;
- стороны считают подпись под договором достаточной и не обращаются за государственной регистрацией;
- вместе со знаком фактически передается бренд, но права на дизайн, контент и доменное имя остаются у прежних владельцев.
Правовая конструкция должна соответствовать коммерческой цели. Если продавец должен окончательно выйти из проекта, обычно рассматривают отчуждение. Если правообладатель планирует сохранить контроль над активом и получать периодические платежи, чаще подходит лицензия. Результат регистрации зависит от содержания документов, состояния реестра и оценки Роспатента; заранее гарантировать его нельзя.
FAQ
Можно ли продать товарный знак?
Да. Продажа оформляется письменным договором об отчуждении исключительного права, после чего переход права регистрируется в Роспатенте. До государственной регистрации приобретатель не становится правообладателем.
Можно ли продать товарный знак физическому лицу?
Да, гражданин может быть обладателем исключительного права на товарный знак. Перед сделкой следует проверить его идентификационные данные, налоговые последствия и возможные ограничения, относящиеся к конкретному активу.
Обязательно ли регистрировать лицензионный договор на товарный знак?
Государственной регистрации подлежит предоставление права использования по лицензионному договору. Без регистрации предоставление права считается несостоявшимся. Термин «регистрация договора» используется на практике, хотя юридически точнее говорить о регистрации предоставления права.
Можно ли передать права только на часть товаров и услуг?
При отчуждении можно передать исключительное право в отношении части товаров и услуг, для которых зарегистрирован знак. В лицензии также устанавливается конкретный перечень товаров. Он не может выходить за пределы действующей регистрации.
Переходят ли вместе с товарным знаком домен и фирменный стиль?
Нет, автоматически не переходят. Права на доменное имя, дизайн, фотографии, тексты, упаковку, программное обеспечение и иные элементы бренда необходимо проверить и оформить отдельно либо включить в комплексную сделку с надлежащей идентификацией каждого объекта.