Фраза «продать интеллектуальную собственность» юридически неточна: предметом сделки становится не идея или материальный носитель, а принадлежащее правообладателю исключительное право. При отчуждении оно переходит приобретателю полностью, а прежний владелец утрачивает возможность использовать объект без нового законного основания.
Перед подписанием документов важно определить вид объекта, подтвердить цепочку правообладания и выяснить, нужна ли государственная регистрация перехода. Базовые различия между результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации разобраны в материале об основах интеллектуальной собственности.
Что означает передача исключительного права
Передача исключительного права на объект интеллектуальной собственности — это переход имущественного права к другому лицу по договору либо без договора в предусмотренных законом случаях. К последним относятся, например, наследование и реорганизация юридического лица.
Необходимо различать три правовые конструкции:
| Конструкция | Что получает другая сторона | Сохраняет ли прежний правообладатель исключительное право |
|---|---|---|
| Отчуждение исключительного права | Исключительное право в полном объеме | Нет |
| Лицензионный договор | Разрешение использовать объект установленными способами, на определенной территории и в течение согласованного срока | Да |
| Переход без договора | Право в силу наследования, реорганизации или другого основания, указанного в законе | Право переходит правопреемнику |
Выражение «лицензионный договор на передачу исключительных прав» смешивает разные механизмы. Даже исключительная лицензия не меняет правообладателя: лицензиат получает ограниченное договором право использования. Если стороны намерены полностью сменить владельца, нужен договор об отчуждении исключительного права.
Передача материального носителя сама по себе не передает права на интеллектуальную собственность. Например, приобретение исходного кода, чертежа, рукописи или оборудования не делает покупателя правообладателем, если это прямо не следует из закона или надлежащим образом оформленного договора.
Какие права можно отчуждать
Предметом сделки может быть исключительное право на произведение, программу для ЭВМ, базу данных, изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, ноу-хау и ряд других охраняемых объектов. Порядок оформления зависит от режима конкретного объекта.
| Объект | Особенности передачи |
|---|---|
| Изобретение, полезная модель, промышленный образец | После выдачи патента отчуждается исключительное право, удостоверенное патентом. Переход требует государственной регистрации |
| Право на получение патента | Передается до выдачи патента по отдельному письменному договору; это не то же самое, что отчуждение уже возникшего патентного права |
| Товарный знак | Переход права регистрируется. Сделка не должна вводить потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя |
| Произведение, незарегистрированная программа для ЭВМ | Обычно достаточно письменного договора; государственная регистрация перехода в Роспатенте не проводится |
| Зарегистрированная программа для ЭВМ или база данных | Отчуждение исключительного права и его переход без договора подлежат государственной регистрации |
| Ноу-хау | Передача возможна при сохранении конфиденциальности сведений. Утрата режима коммерческой тайны может прекратить охрану |
Личные неимущественные права автора, включая право авторства, не отчуждаются. В договоре нельзя заменить имя автора именем приобретателя или объявить компанию автором произведения либо изобретения.
Передача права на получение патента
Право на получение патента первоначально принадлежит автору, но может перейти другому лицу в случаях, установленных законом или договором. Для служебных разработок и результатов, созданных по заказу, принадлежность права определяется нормами ГК РФ и условиями отношений между сторонами.
Отчуждение права на получение патента оформляется письменно. В деловой практике также встречается выражение «уступка права на получение патента», но в документе лучше использовать терминологию ГК РФ и точно описывать разработку либо поданную заявку.
- До подачи заявки приобретатель может получить право подать ее от своего имени.
- После подачи заявки передача обычно сопровождается внесением изменений в сведения о заявителе.
- После выдачи патента предметом следующей сделки будет уже исключительное право на запатентованный объект.
По общему правилу риск того, что патент не будет выдан, несет приобретатель права на его получение, если стороны не предусмотрели иное. Поэтому договору предшествует проверка патентоспособности, материалов заявки, раскрытий разработки и прав авторов. Такая проверка снижает риски, но не гарантирует выдачу патента.
Существенные условия договора отчуждения
Договор о передаче исключительных прав составляется в письменной форме. В нем необходимо индивидуализировать объект и прямо указать, что исключительное право передается приобретателю в полном объеме. Формулировки о «передаче документации», «предоставлении разработки» или «праве пользоваться результатом» не заменяют условие об отчуждении.
Практически значимые положения договора:
- Предмет. Название и вид объекта, номера патентов, свидетельств или заявок, версия и состав программного продукта, реквизиты регистрации при ее наличии.
- Основание принадлежности. Договоры с авторами и подрядчиками, документы о служебном результате, акты приема-передачи, сведения о правопредшественниках.
- Вознаграждение. Для возмездной сделки указывают цену либо понятный порядок ее определения. Без такого условия возмездный договор может считаться незаключенным.
- Ограничения и обременения. Действующие лицензии, залог, судебные споры, совместное правообладание и иные права третьих лиц.
- Заверения сторон. Наличие права, достоверность переданных сведений, отсутствие нераскрытых притязаний и соблюдение обязательств перед авторами.
- Передаваемые материалы. Исходный код, техническая и пользовательская документация, патентные материалы, ключи доступа и иные носители.
- Порядок расчетов. Аванс, платеж после регистрации перехода или иной согласованный механизм с учетом рисков обеих сторон.
Безвозмездное отчуждение между коммерческими организациями не допускается. Если экономическая цель состоит во временном или ограниченном использовании объекта, вместо символической продажи следует рассмотреть лицензионный договор.
Ранее выданные лицензии по общему правилу не прекращаются из-за смены правообладателя. Поэтому покупателю необходимо до сделки проверить не только реестр, но и договоры, которые могут ограничивать коммерческое использование приобретенного актива.
Регистрация перехода и стоимость сделки
Если сам объект подлежит государственной регистрации, распоряжение исключительным правом также требует регистрации. Это относится, в частности, к патентам и товарным знакам. Подписанного договора и акта недостаточно: без выполнения регистрационных требований переход права не считается состоявшимся.
Обычная последовательность действий выглядит так:
- Идентифицировать объект и проверить правообладателя по реестрам и первичным документам.
- Проанализировать лицензии, залоги, судебные споры, сроки действия охраны и обязательства перед авторами.
- Согласовать предмет, цену, заверения, расчеты и распределение расходов.
- Подписать договор и подготовить комплект документов для регистрации, если она обязательна.
- Подать заявление в Роспатент и устранить замечания ведомства при их наличии.
- После регистрации проверить обновленные сведения в государственном реестре и исполнить расчеты по договору.
Стоимость отчуждения исключительных прав складывается не только из цены актива. В бюджет сделки могут входить оценка, юридическая и патентная проверка, подготовка договора, регистрационные действия, переводы документов и применимые налоги. Размеры патентных и иных пошлин, перечни документов и правила их уплаты меняются: уточняйте актуальные условия на официальном сайте Роспатента. Налоговые последствия зависят от статуса сторон, системы налогообложения и структуры сделки; актуальные разъяснения следует проверять на сайте ФНС России.
Рыночная цена права определяется доходностью объекта, сроком и территорией охраны, наличием аналогов, расходами на поддержание, доказанностью правообладания и коммерческими рисками. Балансовая стоимость или затраты на разработку не всегда соответствуют цене сделки.
Передача прав при разработке программного обеспечения
Договор на разработку программного обеспечения с передачей исключительных прав должен регулировать не только выполнение работ, но и принадлежность создаваемого результата. Общая формулировка о передаче «всех прав» не устраняет риски, если невозможно определить программу, этапы разработки и состав передаваемых материалов.
В договоре и приложениях целесообразно закрепить:
- техническое задание, функциональность, архитектуру и критерии приемки;
- правовой режим исключительного права на создаваемое ПО;
- момент возникновения или перехода права с учетом применимой договорной модели;
- перечень исходных файлов, репозиториев, документации и учетных записей;
- состав стороннего и открытого программного обеспечения, условия соответствующих лицензий;
- порядок привлечения работников и субподрядчиков, а также подтверждение полученных от них прав;
- условия использования ранее созданных модулей исполнителя;
- порядок доработки, поддержки и исправления ошибок после приемки.
Заказчику следует проверить всю цепочку: от непосредственных авторов к работодателю или подрядчику, а затем к приобретателю. Акт приема-передачи подтверждает выполнение работ и передачу материалов, но сам по себе не исправляет отсутствие в договоре корректного условия о принадлежности исключительного права.
FAQ
Переходит ли в порядке наследования патент на изобретение?
Исключительное право, удостоверенное патентом, входит в наследственную массу и может перейти наследникам без договора. Также наследуется право на получение патента, если заявка еще рассматривается. Право авторства не наследуется и не отчуждается. Наследникам необходимо оформить правопреемство и актуализировать сведения в соответствующем реестре.
Можно ли передать только часть исключительного права?
По договору отчуждения исключительное право передается полностью. Если требуется разрешить отдельные способы использования, ограничить территорию или срок, применяется лицензия. Называть такую конструкцию частичной продажей права некорректно.
Чем договор об отчуждении исключительного права отличается от исключительной лицензии?
При отчуждении меняется правообладатель. При исключительной лицензии правообладатель сохраняется, а лицензиат получает право использования в установленных договором пределах. Ограничение выдачи лицензий другим лицам не превращает лицензию в продажу объекта.
Когда передача прав считается состоявшейся?
Для объектов, переход права на которые подлежит государственной регистрации, он считается состоявшимся после такой регистрации. В остальных случаях момент перехода определяется законом и договором. Сторонам следует отдельно согласовать связь между переходом права, передачей материалов и оплатой.
Можно ли одним договором передать патент, программу и ноу-хау?
Да, смешанный договор может охватывать несколько объектов, но каждый из них нужно индивидуализировать и оформить с учетом его правового режима. Для патента потребуется регистрация перехода, для программы важна подтвержденная цепочка прав, а для ноу-хау — действующий режим конфиденциальности.